特許・実用新案

2018.05.09

特許ライセンス契約書作成時の注意点や必須項目とは

特許を活かしたビジネスモデルの肝となるライセンス契約。

収益を確保しつつ自社が保有する特許権を堅牢に維持するために、ライセンス契約書作成時に留意すべきポイントを紹介します。

 

ライセンス契約書の重要性

ライセンス契約は特許を活かしたビジネスモデルの肝とも言える存在です。

ITベンチャー企業などでは、他社特許のライセンスを得て自社のシステム開発を行い、自社で開発したシステムを他社にライセンスすることで利益を生み出すことで企業が成長しています。

医薬品を開発する企業では、海外の他社にライセンスすることが事業利益を生む根幹ともなっています。

このように様々な分野の事業活動を支える重要な原動力となるのが『ライセンス契約』であり、契約の根拠は『ライセンス契約書』です。

特許ビジネスは、許諾の範囲や対価の部分で紛争に発展することが多くあります。

特にIT系や医療系の特許では、製品化や事業化の過程において、ライセンサーだけでなくライセンシーまでもが想定していなかったほどの莫大な収益が発生して利益を受け取ることがあるので、事前に明確なライセンス契約書を交わすことがトラブル回避のためには肝要です。

 

特許ライセンス契約書を作成する際に気を付けたい必須項目と注意点

特許ライセンス契約書を作成する際に気を付けたい必須となる項目やそれぞれの注意点について紹介しましょう。

①対象となる特許の特定

ライセンス契約の対象となる特許を明確に特定することは、非常に基本的なことのように感じられるでしょう。

ところが、当該特許に関連する改良特許も対象になるのか否かという問題も併存しており、ライセンスする特許を明確に特定しておくことは非常に重要となります。

対象となる特許の特定が曖昧であったり、表現によっては広くも狭くも解釈できるような記述になってしまうと、後のトラブルの原因になってしまうので注意しましょう。

 

②対象となる実施行為の特定

ライセンス契約の対象となる製品、製品の製造なのか販売なのか、その製品の製造・販売地域(国内なのか外国なのか)を明確にしておくことは重要です。

単に「特許の実施を許諾する」などのように記載する例が見受けられますが、ライセンサーの扱う製品の範囲や業態が広がった場合、ライセンス契約によって許諾している実施の範囲も伴って拡大することに留意しておくべきでしょう。

 

③独占・非独占の明確化

ライセンシーにとって非常に重要な項目となるのが独占・非独占の規定です。

独占・非独占を規定する法律上の権利は、専用実施権、通常実施権とに分類されます。

専用実施権を許諾すると、たとえ特許権者であっても特許実施が不可能となる排他的な権利をライセンスすることになります。

一方の通常実施権には、独占的通常実施権と非独占的通常実施権があり、独占的通常実施権の場合は第三者にライセンス契約をすることはできませんが、特許権者の実施は許されます。

ライセンシーに独占的な権利を許諾することは、その特許を利用した商権を全面的に許諾するのと同意義であり、独占・非独占の取決めはライセンス料の高低に直結する項目となります。

独占的ライセンス契約の場合は、その商権によって期待できる利益を含んで一括でライセンス料を受け取ることも可能になるため、発明のための開発投資を早期に回収することも可能になります。

 

④ライセンス料の支払いに関する取決め

ライセンス料の支払方法や時期については自由に取り決めることができますが、最初に一時金を支払う、実施規模に応じてロイヤリティを支払う、時期・条件を満たした場合に一定の金額を支払うという3種類の方法のいずれかを選択するか、またはこれらを組み合わせたりするのが一般的でしょう。

ライセンス料の支払いについては、無効審判を受けるなど特許の有効性が失われたとしても返還を要求しないなどの対価不返還特約を盛り込むことも検討すべきです。

 

⑤不争義務の取決め

不争義務とは、ライセンシーが特許の有効性を争わない義務を指します。

わざわざライセンス契約を締結してまで特許の許諾を得ているライセンシーにとって、特許の有効性を争わない義務を課す必要があるのかと疑問を持つ方もいるでしょう。

たとえば、ライセンス契約に基づいて特許を実施中のライセンシーがたまたま特許の有効性を欠く証拠を発見してしまった場合、無効審判を請求することで自身の商権を維持したまま、ライセンス料の支払い義務を免れようと画策するおそれがあります。

不争義務の取決めについては、特許無効審判の申立て・特許の異議申立て・特許庁への情報提供を禁止し、これを行った場合はライセンス契約を解除する旨を規定するのが一般的です。

 

⑥改良・関連発明に関する取決め

ライセンスを受けてライセンサーが特許を実施していると、当該特許をより改良した発明や、非常に密接に関連した発明をすることがあります。

ライセンサーとしては改良・関連発明も自社に帰属させたいと考えるかも知れませんが、これをライセンシーに義務として課すことは不公正な取引きとみなされます。

ライセンシーが改良・関連発明を行った際には、ライセンサーが相応の対価を支払う代わりにライセンサーに権利を帰属させることを義務づけるなど、不公正な取引きとならないよう規定するべきです。

 

その他の必須項目

ライセンス契約書において特に気を付けたいポイントを紹介しましたが、その他の必須項目も併せて紹介しておきましょう。

・ライセンス契約の期間

ライセンス契約の期間が長期化する場合は、相応の対価の支払いを求めることになります。

契約期間の満了前に書面通知などによって契約を解除できるかについて、その旨を付記するか否かも十分に検討する必要があるでしょう。

 

・ライセンス期間終了時の取扱い

ライセンス期間が終了した時点で在庫があった場合などの取扱いは、事前に契約書で規定しておくべきです。

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2018.05.09

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