特許・実用新案

2021.07.20

サンプルを配布しただけなのに

「新規性」があることは、特許を取得するための必須条件です。

それは、なぜでしょうか。

特許制度は、古くは、ヴェネチア発祥。
ヴェネチアに新しい発明を初めてもたらした者に、ご褒美として独占権を与えたところに起源を有します。

現在の世界の特許制度も、この大きな考えを引き継いでおり、
発明を世の中に公開したことのご褒美(対価)として、特許権を付与するとしています。

すなわち、出願した時点で、その発明に「新規性」がなければならないのです。
そのため、出願前に、世の中に発明が公開されてしまっている場合には、
新規性が喪失している」と判断され、原則、特許を取得することができません。

本記事では、「新規性が喪失してしまう事例」について、紹介していきたいと思います。

サンプルの配布によって「新規性が喪失」してしまう?

新規性が喪失するパターンは3つあります(特許法29条1項1~3号)。

1. (公知)守秘義務のない人に知られてしまった

2. (公然実施)守秘義務のない人に知られる可能性がある状況で実施されてしまった

3. (刊行物掲載)刊行物やインターネット記事に掲載された

公然実施とは?

特許法29条1項2号には、新規性がない発明の一つである
「公然実施された発明」について規定されています。

公然実施とは、現実に、誰かがその発明を知ったかどうかにかかわらず、
誰かが発明を知る可能性がある状況で、実施されたことを意味します。

“誰か”というのは、守秘義務のない誰かです。
“実施”というのは、作ったり、渡したり、使ったりすることです

 サンプルの配布が公然実施にあたってしまうのか?

例えば、おもちゃ会社Xが、新しく開発した「おもちゃA」を、
イベント来場者へのサンプルとして配布したとします。

このとき、一般のお客様は、「おもちゃA」を使用して、
その発明について分析(リバースエンジニアリング)はできないかもしれません。

しかし、イベントには、ライバル企業の従業員や、多少技術に詳しい人がいる可能性もあります。
少し詳しい人であれば、「おもちゃA」を使ってみれば、その発明を分析できるかもしれません。

このように、実際発明が分析されたかどうかは別として、そうなる可能性があるような状況である以上、
「おもちゃAのイベント来場者へのサンプル配布行為」は、「公然実施」に当たると判断されてしまいます。

そして、公然実施であると判断された結果、「おもちゃA」について出願したとしても、
特許の審査の過程で「新規性がないもの」と判断され、拒絶となってしまいます。

このように、守秘義務のない人に「サンプル配布行為」をしてしまうと、
新規性がないと判断され、拒絶となってしまうことがあるので注意が必要です。

公然実施とならないケースもある!?

サンプルを配布したら、いかなる場合も公然実施となるわけではありません。

特許出願となるような発明(技術的特徴)が、サンプルを観察したり、分析したりしても、
把握できないものである場合には、公然実施となりません。

例えば、化粧品サンプルを手にしたとしても、そこから製造方法はわからない場合、
製造方法の発明については公然実施されたとはいえません。

サンプル配布によって、公然実施となってしまった場合でも、あきらめるのはまだ早い!

別途手続きを行うことで、公開の事実をなかったものとできる、例外措置があります。

これを「新規性喪失の例外」といいます。

新規性喪失の例外規定

先ほど、公然実地された発明は、「新規性を喪失している」として特許権を取得できない、
とご説明しましたが、「新規性喪失の例外」が認められる場合があります。

特許取得にあたり、「新規性」が大前提となる規定であることを知らずに、
または、知っていながらも何らかの理由で、出願前に発明内容を公開する必要性があって、
公開してしまった場合、「一切特許を受けることができない」とすることは、発明者にとって酷な場合もあります。

また、「産業の発達への寄与」という、特許法の趣旨にもそぐわないといえます。

上記の理由より、日本の特許法では、ある条件に当てはまる場合には、
出願前に公開してしまったとしても、先の公開によって、その発明の新規性が喪失しないものとして、
取り扱う規定が設けられています。

これを、「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)」と言います。

では、その条件とは何なのでしょうか。
以下、簡単にご説明いたします。

新規性喪失の例外を受けるための条件

①新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をすること

②出願と同時にその旨を記載した書面を提出すること

③出願後所定期間内(出願から30日以内)に証明書を提出すること

①新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をすること
たとえそれが家族であっても、発明内容の保守義務がない、
そのような契約を交わしていない第三者に、その発明内容を公開してしまった日から、
1年以内に特許出願をする必要があります。

②出願と同時にその旨を記載した書面を提出すること
こちらは、願書に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を、
併せて記載することにより、その提出を省略することができます(特許法施行規則第27条の4)。
(オンライン出願により手続きをする場合は、必ず願書にその旨を記載しなければなりません(特許法施行規則第12条)。)

③出願後所定期間内(出願から30日以内)に証明書を提出すること
特許を出願してから30日以内に、証明書(新規性の喪失に至ってしまった原因となる行為の様態について記載したもの)を提出する必要があります。

新規性喪失の例外の規定を受ける際の注意点

ここまで、特許出願前に発明内容を公開してしまったとしても、条件をクリアすれば出願できます!
とご説明してきましたが、ここで注意しなければならない点があります。

それは、この規定は「日本のもの」ということです。

ですので、例えば、新規性を喪失してしまった発明内容を、海外に出願したいと考えたとしても、
国によってはそのような規定がない場合があります。

例えば、中国や欧州では、国際博覧会等の限られた場所での公開には、例外の規定がありますが、
自社によるサンプル配布のような行為については、例外の規定はありません。

海外での権利化を視野に入れている場合には、注意が必要です。
もし、公開している場合には、弁理士(特許事務所)に公開した事実を隠さず伝え、
相談することをお勧めします。

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2021.07.20

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