販売を開始した製品について、これを機に特許を取得したいとご相談いただくことがあります。このような場合、注意すべき点がいくつかあります。本コラムでは、販売を開始した製品について、特許を取得したい場合の注意事項について解説します。

 

特許要件の新規性とは

特許を取得するための要件として、対象となる発明が「新規性」を有することが挙げられます。

新規性が喪失したとみなされる条件として、特許出願前に日本国内又は外国において、「①公然知られた発明」、「②公然実施をされた発明」、「③頒布された刊行物に記載された発明」、「④電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」が挙げられます。このような①－④に該当する発明については、新規性が喪失したものとみなされ、原則として特許を取得できない状態となってしまいます。

更に注意すべき点として、例えば、A社において開発された製品Xについて、A社が販売を開始した場合であっても、上記の「①公然知られた発明」または「②公然実施をされた発明」に該当してしまう点です。また、販売ではなく、製品に関する情報についてホームページ等で広告を掲載した場合も、「①公然知られた発明」や「④電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当する可能性があります。

 

新規性喪失の例外規定について

一方、上記のように新規性が喪失してしまった発明について、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる場合、発明が公開されなかったものとして特許の審査を受けることができます。

新規性喪失の例外規定の適用が可能なケース及び、不可能なケースについて、図１の具体例を交えて解説します。

ケース１：A社が発明Xについて公開する前に特許出願を完了している場合、新規性は喪失していないため、新規性喪失の例外規定に関する手続不要であり、通常の特許出願により申請を進めることができます。

ケース２：A社による発明Xの公開日から１年以内において、「新規性喪失の例外規定」の適用について申請が認められます。A社により公開された発明Xは、例外規定の適用を受けることで、公開されなかったものとして審査を受けることができます。

ケース３：発明の公開から1年以上が経過した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願することはできません。この場合、A社の特許出願の審査において、審査官は、A社が公開した発明Xを引用することができ、拒絶されるリスクが生じます。

ケース４： A社が公開した発明Xについて、B社が発明Xと同等の発明X’を独自に開発し、A社が特許出願する前に公開／特許出願されてしまった場合、A社の特許出願（発明X）は、B社の公開した発明X’によって拒絶されてしまう可能性があります。すなわち、第３者であるB社による公開の事実までに、上記の例外規定の適用は及びません。

なお、A社が発明Xについての秘密保持契約をB社と結んだうえで、B社が発明Xについて公開を行ってしまった場合や、B社がA社から不正に発明Xに関する情報を取得して公開を行ってしまった場合など、出願人であるA社の意に反して公開されてしまった発明Xについては、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

図１：新規性喪失の例外規定の適用可能な例／適用不可能な例

 

海外における例外規定の適用について

上記で解説した新規性喪失の例外規定の適用は、「日本」の特許法が定める規定です。例えば、中国や欧州の特許法では、自社の意思により公開した発明について、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。

海外で販売することを視野に入れる場合、早い段階で特許出願について検討することが望ましいです。

 

まとめ

新規性喪失の例外規定は、特許出願人の特許を受ける権利を保護するための救済措置です。特許取得をご検討の際は、製品のリリースまでのスケジュールについて確認し、できるだけリリース前に出願手続を済ませましょう。