１． カウンター特許とは

カウンター特許とは、訴訟や警告において、相手方から特許権侵害を主張された場合に、反対に相手方に特許権侵害を主張するための自己が保有する特許を意味します。

カウンター特許に基づく特許権侵害の主張は、相手方が特許権侵害であると主張している特許の技術分野と異なる技術分野であっても、相手方の製品が自己の保有する特許権を侵害するものであれば主張することができます。

相手方の実施している製品が、カウンター特許の権利を侵害しているか否かは、特許請求の範囲の記載に基づいて判断されますが、この判断については専門的な知識が要求されるため、弁理士や弁護士などの専門家の意見を聞くことをお勧めします。

カウンター特許による反撃は、相手方から特許権侵害を主張された場合に検討する必要が重要な項目の一つです。特許権侵害が主張されると予想される他社については、当該他社の製品が自己の特許権を侵害するものに該当しないか、事前にチェックをしておくことも一考です。

逆に、自己の保有する特許権に基づいて相手方に特許権を侵害を主張した場合に、相手方が保有する特許権をカウンター特許として、侵害を主張される可能性もあります。

相手方からカウンター特許による反撃を受けないよう、特許権侵害を主張する前に、相手方が保有する特許権を自社製品が侵害していないか、事前に調べておくことも重要となります。

 

２．どのように活用できるのか？

カウンター特許を用いる主な目的は、相手方からの特許権侵害の主張に対して、有利な条件で和解に持ち込むことです。

すなわち、仮に、自社が相手方の主張する特許権を侵害している場合であっても、相手方が自己の保有する特許権を侵害していれば、互いに特許権侵害の主張を取り下げたり、相手方からの特許権侵害に対する賠償金や和解金を減額させたり、相手方の特許権と自社の特許権とのクロスライセンスを結ぶなど、自社の被害を最小限に抑えることも可能になります。クロスライセンスでは、相手方の特許権に対するライセンス契約を自社に対して締結してもらう代わりに、自社の特許権に対するライセンス契約を相手方に締結してもらうことで、互いに製品を製造・販売することができるようにすることができます。また、訴訟において和解に持ち込むことにより、事件の早期解決を図り、裁判費用をより少なくすることができます。

 

３．まとめ

カウンター特許は、特許権侵害を主張された際の対抗手段として有効ですが、自社が保有している特許権が１つ、２つと少数の場合には、自己の特許権をカウンター特許として用いることができない可能性は高くなります。

特許権を取得する一番の目的は、自社製品を保護し、独占的に販売して利益をあげることにありますが、他社の特許権を侵害してしまった場合の対抗策として、複数の特許権を取得しておくことも、一考の価値がございます。

どのような目的でどのような権利を取得していくか、知財戦略も含めて、是非専門家にご相談ください。