特許・実用新案

2019.03.13

特許を侵害してしまう可能性がある場合の対応について

自社の商品やサービスに関する発明について、実はすでに第三者が権利を取得していた場合、意図せず他者の特許権を侵害してしまうことがあります。

しかし「知らなかった」では済まないので、大きな損害を被る前に対策をとりたいところです。

特許権を侵害しそうだと気づいたときの対応について解説しましょう。

≪特許権侵害を回避するための3通りの方法≫

 

特許権侵害を回避するためには、大きく分けて3通りの方法があります。

 

(1)特許権者との交渉をする

1つめの方法は、特許権者と交渉して、ライセンス契約や、特許権の譲渡をしてもらうことです。

ライセンス契約は、特許権を持つ他者に対して実施料を支払うことで、発明の実施を許諾してもらう方法です。

実施できる時間的範囲・地理的範囲や実施ができる期間について規制を受ける場合もあるため、事業に生かせる条件でのライセンス契約を結べるように交渉しましょう。

 

また、交渉により、特許権者から特許権を譲渡してもらう方法もあります。

相応の対価を支払って特許権のすべてについて譲渡を受ければ、実施範囲や期間などに規制されることはありません。

ただし、対価となる支払いが大きくなることが多く、事業継続に対して深いダメージを負うこともあるので、費用対効果を十分に検討する必要があります。

 

(2)特許無効審判を請求する

特許無効審判は、特許に関して無効理由があることを示す証拠を特許庁に提出して、特許を無効にすることを求める手続きです。

特許が無効である主張が認められれば、その特許は初めからなかったことになるので、事業を継続しても侵害にはなりません。

本来、出願時点での新規性、進歩性がなければ、特許庁の審査をパスして特許権を取得することはできません。例えば、出願時点で公知であった技術について特許権を取得していたとすれば、その事実を指摘して特許権を無効にすることができます。

ただし、特許権が無効であることを立証する立場になるため、相手からは「なぜ無効を主張するのか?」と存在を探知されることになります。

したがって、徹底抗戦になる事態は避けられず、立証に失敗すれば特許権侵害によって反撃を受けるリスクをはらんでいる、いわば諸刃の剣の策です。

 

(3)設計変更や代替技術の開発をする

(1)、(2)で解決できない場合や、コストがかかりすぎる場合には、他者の特許権を侵害しないように設計変更をすることも考えましょう。

コストをかけて発明を実施できるようにしたところで費用対効果が低いものであればその発明の実施をあきらめたほうが得策であることもあります。

 

他者の特許権を無視してそのまま実施することは違法行為です。

特許権を侵害しているとして訴えられた場合、差し止め請求を受けたり、損害賠償を求められたりします。

「バレなければ問題ない」という感覚で無視するのは絶対にやめましょう。

 

≪先使用権による通常実施権について≫

先使用権とは、他者による特許出願時以前から、独自に同一内容の発明を完成させ、その発明の実施又は実施の準備をしていたことを証明できれば、その発明を使い続けることができる、という制度です。

つまり、特許権者から侵害の訴訟を受けても、先使用権を有することを証明できれば、侵害行為にあたらないと判定されます。

よって、先使用権を有していれば適法に事業を継続することができます。

ただし、先使用権を有していても、警告や訴訟を確実に回避できるとは限りません。また、警告や訴訟で先使用権を主張する場合には、先使用権を有することの証明が必要になります。

自社が本当に先使用権を有しているかを確認した上で、それを証明することができるよう、証拠を残しておきましょう。

≪まずは特許事務所に相談を!≫

他者の特許権を侵害する可能性がある場合は、早急に特許事務所に相談することをおすすめします。

知的財産のプロフェッショナルである弁理士にアドバイスを求め、もっとも適切な挽回策はどれになるのか教示を求めるのが賢明でしょう。

特に知的財産の分野は豊かな経験と深い知識が必要な分野です。

侵害が予想される発明の分析や周辺調査などは弁理士に一任するほうが確実でしかも早く結論が出ます。

特許権侵害で他者から訴えられるおそれがあると気づいたら、一刻も早く信頼できる弁理士に相談してアドバイスを受けましょう。

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2019.03.13

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