商標

2018.05.21

商標登録時に要注意!よくある落とし穴とは!?

専門性が高い知財の分野において商標登録は比較的容易に手続きが可能ですが、実効性のない商標登録をして事業に損失を被るケースもあります。

商標登録の落とし穴について紹介しましょう。

 

商標登録は容易だからこそミスが多い

自社の社名、商品名、ロゴマーク、最近ではテレビコマーシャルなどに使用している音声、トレードカラーに至るまでの権利を保護してくれるのが商標権です。

商標権は、これらを無断で第三者に使用されたり、模倣品が流通するのを防いでくれるという役割だけでなく、他社に使用を許諾してライセンス料による収益を上げるなどのビジネスにも活用されます。

さて、商標権は特許庁に対して出願を行い、形式的な要件が整っているかを審査する方式審査と、商標として有効であるかを審査する実体審査を経て登録に至った上で認められる権利ですが、専門性の高い知的財産の分野においては比較的容易に手続きが可能であり、企業単独または個人だけでも登録にこぎつけることは不可能ではありません。

インターネット上では「商標登録を自分でおこなう」などのタイトルで商標登録のノウハウを紹介するサイトが数多く公開されており、専門家の手を借りなくてもとも一応の登録には至っている企業も少なくありません。

ところが、手続きが容易であるがゆえに実効力の低い商標登録をおこない、思わぬ落とし穴があることに気付かないまま大損害を被った事例もまた多いのが実情です。

ここでは、商標登録を目指している知財担当者にはぜひ知っておいて頂きたい、商標登録時の落とし穴について紹介しましょう。

 

商標登録によくある落とし穴

商標登録時によくある落とし穴を紹介していきます。

まず『指定商品・指定役務』についてです。

商標権について既に基礎的な知識がついていれば、商品とはモノであり、役務とはサービスを指すことはご存知のとおりでしょう。

では、ショーケースに並べられたドーナツを販売する店舗が、自社のロゴマークについて商標登録する場合は、商品と役務のどちらになると思いますか?

この場合のロゴマークは、ショーケースに並べられたドーナツの味を保証する役割をしているといえるので、商品についてのロゴマークといえます。

それでは、サービスと考えることはできないのでしょうか

ロゴマークはドーナツの味を保証するものであると同時に、店の雰囲気やサービスも保証しているとも考えられます。

特に、カフェ形式の業態であったりするとサービスの側面があることは明らかであって、一概に商品と役務をドーナツというモノだけに縛られることはできなくなります。

このように、その商標がどのような商品、サービスの品質を保証しようとしているのか?言い換えれば自社が何を価値として提供しているのか?を良く理解して、指定商品、指定役務を選択しないと、商標登録が全く意味をなさなくなってしまうのです。

 

『指定商品・指定役務』の指定においては、さらに注意する観点があります。

オリジナルの衣類を製造・販売する企業がロゴマークを作成し商標登録したとしましょう。

アパレル関係では、ロゴマークがブランドを示す重要なポイントとなるため、ロゴマークの商標登録を行った点については正解です。

ただし、出願時に指定区分を『第25類 被服および履物』のみで登録してしまった場合、第14類のアクセサリーと第18類の鞄は保護されません。

第25類の登録だけでは、ロゴマークをかたどったモチーフ付きのネックレスや、ロゴマークが刺繍されたバッグなどを販売されたとしても指定区分外として商標権侵害には該当しないことになります。

つまり、指定区分外の商品であれば、たとえ模倣品であっても規制することができなくなるのです。

 

区分については『事業』との関係についても注意する必要があります。

例えば、特殊な生育方法で育てたレモンを開発した企業が『◯◯レモン』という名称でブランド展開を計画し、第31類の果実として商標登録したとしましょう。

様々な方策を練るが◯◯レモンの売上げが伸びず、経営方針に悩んでいたところ、偶然にも◯◯レモンを練りこんだパンが非常に美味しいことを発見し、すぐに商品化に取り掛かりました。

ところが、◯◯レモンという商標は第31類のみの登録であり、第30類に分類されるパンは保護されません。

たとえ競合他社が「◯◯レモンパン」というパンの販売を始めても、商標権侵害は主張できないのです。

このように、事業方針の転換によって商標の有効性が変化してしまうことに気が付かないまま商標登録しているケースも存在しています。

商標登録は、関連する事業を理解し、将来の展開も見据えて戦略的に出願する必要があります。

 

商標登録で失敗しないためには?

商標登録の失敗は『指定商品・指定役務』の指定に目立ちます。

出願時の調査不足で、類似の指定商品に同一または類似した商標が存在していたというケースもあります。

商標登録時の落とし穴に陥らないために最も賢明な選択となるのが、商標登録の専門家である弁理士に助力を求めることです。

商品・役務・区分などの分類については、非常に専門性が高く素人が正確に分類することは困難です。

また、先の事例で挙げたように、関連する事業と商品・役務の関係を理解し、また事業の拡大を見越したアドバイスも受けられるので、弁理士の助力は商標登録の実現だけでなく、商標登録を「将来的に価値のあるもの」にしてくれます。

自社または個人で商標登録をおこなうほうがコスト面で節約できるという考え方もありますが、問題が発生してしまえばそこで節約した以上の損害を被ることは必至です。

商標登録を検討している場合は、計画の立案当初から商標登録に詳しい弁理士にアドバイスを請い、助力を求めるのがベストな選択となるでしょう。

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2018.05.21

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