共同出願に契約書は必要か？

企業と企業、企業と大学などの研究機関、企業や大学と個人など、一つの発明を生み出すために複数の団体や個人が尽力するケースは少なくないので、互いの利益を保護するために共同出願という方法を選んで解決を見ることがあります。

ただし、共同出願は非常にトラブルが多く発生しているのも事実です。

トラブルの多くは「当初と話が違う」という内容や「当初から曖昧だった事項の結論が出ていない」という内容であり、当初の取り決めや約束に関するトラブルばかりです。

このような事態に陥らないためにも、特許を共同出願する場合には、共同出願を前提にタッグを組んだ段階で契約書を交わし、契約事項を明文化しておく必要があるといえます。

 

契約書で取り交わしておくべき事項

なぜ、特許の共同出願において契約書の締結が必要となるのか？

契約書が存在しないことで起こりうるトラブルの内容と、契約書で取り交わしておくべき事項を挙げてみましょう。

まず「発明者の特定」が必要です。

特に企業と大学間の共同出願では発明者が誰なのかという問題がトラブルになりやすいので、発明者が大学の職員なのか、企業の従業員であるのかなどを明確にしておく必要があります。

併せて、職務発明にあたるのかも明らかにしておくべきでしょう。

次にトラブルが多いのが「共有者の持ち分」です。

特許による利益享受を左右するため、非常にトラブルに発展しやすい内容となります。

通常、共同出願では共有者の貢献度合いに応じて持ち分を得るべきですが、企業と大学の共同出願の場合は、企業が研究費を拠出しているケースが多かったり、大学が特許を実施することがないという事情もあります。

双方合理的に納得し得る持ち分の設定が必要であり、契約書でも明文化すべきでしょう。

「費用負担」も事前の取り交わしが必要です。

出願費用は持ち分に応じて拠出するのが一般的ですが、企業と大学の間では企業が負担したり、外国出願は企業が全額負担して単独でおこなうなどを契約書面で明らかにしておくべきでしょう。

そのほか、共同出願の一方が部品製造会社、一方が機械メーカーなどで、現実的に機械メーカーしか特許を実施できない場合は、当該部品製造会社から一定数の部品を購入するなどの個々具体的な契約も、契約書で明文化しておけば後のトラブル回避に役立ちます。